投资并购丨浅谈关于专利权出资的注意事项

文康律师曾经接受客户委托，对客户关于通过股权合作设立新公司的投资并购项目进行专项法律服务，目标公司欲通过知识产权入股，即使用其所有的或与他人共有的专利权出资。因目标公司并不想失去其专利所有权，其仅想以专利使用权进行出资。专利使用权能否单独作为一种出资形式，法律并没有做出明确规定，这一问题也一直是实务与理论界讨论的热点。在实践中，不少专利权人基于各种因素的考量，既想让自己研发的新技术、新成果走出实验室，通过作价入股投入生产，最大程度地实现商业变现，但又不想失去专利所有权，即仅以专利使用权出资。因笔者首次接触专利权出资情况，便对专利权出资的可行性及流程性等事宜进行了检索、研究和讨论学习，根据研究成果，通过本篇文章浅谈关于专利权出资的注意事项，仅表达自己浅薄的看法和观点。定义知识产权出资是指知识产权所有人将能够依法转让的知识产权专有权或者使用权作价，投入标的公司以获得股东资格的一种出资方式。按照知识产权法的规定，知识产权人实现其权利一般有两种途径：一是自己直接运用自己的知识产权，二是将自己的知识产权转让或许可他人实施。用知识产权出资入股属于第二种知识产权实现的途径，所以出资的具体方式应当包括“转让”和“许可”两种方式。

专利法上的使用权有两层含义：（1） 使用专利产品，即将专利产品在产业上应用。此处的产品包括专利产品，也包括依专利方法直接获得的产品。（2）使用专利方法，即利用专利方法来实现专利申请中权项记载的目的。

专利实施许可专利实施许可仅转让专利技术的使用权利，许可方仍拥有专利的所有权，被许可方只获得了专利技术实施的权利，并没拥有专利所有权。专利实施许可是以订立专利实施许可合同的方式许可被许可方在一定范围内使用其专利，并支付使用费的一种许可贸易。《中华人民共和国专利法》第12条规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”《中华人民共和国专利法》第14条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。 除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”1.通过公开途径查询，专利实施许可通过签订合同进行约定，可分为以下几种合同及许可形式：（1）普通专利许可合同专利实施许可合同的一种，当事人双方约订转让方将专利技术许可受让方在一定范围内实施，同时保留在该范围内对该专利技术的使用权与转让权的合同，普通专利实施许可合同的特征是，技术的使用权转让给受让方后，转让方仍保有使用这一专利技术的权利，同时不排斥其继续以同样条件在同一区域转让给他人实施。按照这一合同，专利权人允许被许可人在一定的期限和地域范围内使用其专利，被许可人按照约定的数额支付给专利权人使用费。该合同并不限制专利权人自己在同一时间和地域范围内使用该专利，也不禁止专利权人在同一时间和地域范围内将其专利许可给第三人使用。（2）排他性专利许可合同排他专利实施许可合同，是指受让人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，让与人仍保留在该范围内的使用权，但排除任何第三方在该范围内对同一专利技术的使用权。按照这一合同，专利权人允许被许可人在一定的期间和地域范围内独家享有使用该专利的权利，被许可人按照约定的数额支付给专利权人使用费。但专利权人自己仍然保留在这一时间和地域范围内使用其专利的权利。（3）独占专利许可合同独占专利实施许可合同，是指受让人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，让与人或任何第三方都不得同时在该范围内具有对该项专利技术的使用权。按照这一合同，专利权人允许被许可人在一定的期限和地域范围内享有独占使用其专利的权利，被许可人按照约定的数额支付给专利人使用费。这种合同要求专利权人在规定的时间和地域范围内，不但不能许可第三者使用该专利而且自己也不得使用。（4）专利分许可合同（又称子许可合同或者转售许可合同）按照这一合同，专利权人允许被许可人将其取得的使用权再许可给第三人使用，那么被许可人与第三人签订的许可合同相对原许可合同来说，就是分许可合同。应当指出，这必须在原签订的许可合同中已有明确规定的情况下，被许可人才有权签订分许可合同，专利权人也有权从分许可中收取部分使用费。2.关于专利实施许可合同的备案问题依据专利法实施细则的规定，专利实施许可合同是要备案的，但并不是强制备案，不备案不影响许可合同的效力，但为了保障各方利益，建议按法律法规的规定进行备案。3.相关法律规定如下：《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条：“除依照专利法第十条规定转让专利权外，专利权因其他事由发生转移的，当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记。”

关于专利使用权能否出资1.相关法律规定从我国现行有效的法律法规的角度来说，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第二十七条第一款的规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第十四条的规定，股东的出资方式应当符合《公司法》第二十七条的规定，但股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。根据前述法律规定，用以出资的非货币财产需要满足三个要件，第一，可以用货币估价；第二，可以依法转让；第三，未被法律、行政法规规定不得作为出资财产。经检索相关法律法规的规定，并根据对私权利而言“法无明文禁止即可为”的原则，专利使用权不属于法律、行政法规禁止出资的范畴，且符合“可以用货币估价”要件（无价值的除外），以及通过许可使用方式使得被出资公司合法拥有专利使用权从而符合“可以依法转让”的要件，以专利使用权作为出资在法律法规层面不存在法律障碍。2.具体流程概括而言，专利使用权出资的具体程序主要分为以下几步：第一，聘请评估机构对专利使用权的价值进行评估；第二，公司召开股东会/股东大会，同意发起人/股东以专利使用权作为对公司的出资，并明确出资金额；第三，进行法律交付，即以专利使用权作为出资的发起人/股东与公司签订专利许可协议，约定授权使用的权利义务范围，将专利许可协议或将与其内容一致的公司章程报工商进行备案。值得注意的是，在确定专利许可协议文本内容时，各方务求对授权许可范围、主要权利义务内容等进行明确约定，避免未来就此产生争议或被认为法律交付有瑕疵或未实际履行；第四，进行事实交付，即交付实施专利相关的材料（有关专利技术具体实施的说明书、附图、方案、诀窍等）及进行必要的技术指导，使得被出资公司可以实际使用该等专利并产生收益。值得注意的是，尽管专利使用权出资不被法律规定所禁止，但在具体操作专利使用权出资过程中由于存在法律上的模糊地带而在细节上仍存在许多问题及争议（比如，如果被出资公司未来再许可该专利，是否无需取得原专利权人同意，如果仍需原专利权人同意，是否被出资公司对专利使用权的行使受到限制而存在出资瑕疵问题），为避免后续其他股东对专利使用权出资的合法性进行质疑或发生其他争议，最好在具体操作中由专业法律人士参与并提供相关建议。并且，如果公司有IPO计划，因出于对中小投资者保护的初衷，IPO的监管要求在一定程度上比《公司法》的相关规定更为严格、具体，笔者建议如能选择其他常见出资方式（比如货币、实物、土地使用权、房屋、专利所有权等），最好不要以专利使用权作为出资，如只能选择以专利使用权作为出资，发起人/股东在切实按前述出资程序履行出资义务的基础上，最好也履行验资程序，且注意相关评估机构、验资机构需具备相关证券期货业务资格。

综上，尽管法律实务中通常认为专利使用权出资并不被法律法规所禁止，然而在具体操作专利使用权出资过程中仍存在许多问题及争议。

关于专利权能否按份共有或共同共有民法上，将共有分为按份共有和共同共有。1.如何按照法律获得专利共有权（1）可依合同的约定产生共有权根据《中华人民共和国专利法》第8条规定：两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。因此，主体权利人可签订相关协议，按照合同约定共有专利权；（2）协商共有根据《中华人民共和国专利法》第9条规定：当两个或以上单位或个人分别就相同的发明创造在同一天申请专利，可自行协商解决权利归属问题。因为在这种特殊情况下，按照法律规定，是允许他们成为共同申请人的，所以一旦协商达成，专利获权时，双方则可成为共同专利权人。（3）因事实行为而形成共有当事人在共同研究一项发明创造过程中没有签订任何协议，在完成发明后，对于这种虽无合同关系但事实上已经形成了共同发明关系而产生的发明创造，在确认其权利归属时，可以《中华人民共和国专利法》第8条规定，依据当事人之间合作行为产生发明创造的事实确认专利权共有。2.在确定专利权权利共有的行使规则时应注意的问题（1）专利权共有时的权利行使规则应不同于物权共有行使规则。（2）同为知识产权的著作权、专利权，在权利共有时的权利行使规则并无本质差异，从立法的协调性考虑，应保持一致。（3）在权利行使规则中要充分体现专利法鼓励专利技术的推广应用宗旨，同时也不得损害共有人的利益。专利权作为无形资产，其具有不同于物权所有权的特点，在权利共有时，应遵循其特殊的权利行使规则。但我国专利法及其实施细则均未对此进行规定，因此，在专利法修改时，应当增加此方面的内容。专利权是一种无形的财产权，其客体为无形的技术信息，可以为多个主体共享，其使用不会发生像有体物那样的磨损或损坏。尽管知识产权为私权，但是知识产权的确具有社会性。任何专利技术的创造，均不是专利权人苦思冥想出来的，其必须借助已有的社会现有技术，通过专利权人的智力劳动而创造出来的，故专利权具有一定的社会性。其不同于一般有体物的物权，物权为纯粹的个人私权，一般不具有社会性。专利权的这种社会性体现在专利法第一条“有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步”的立法宗旨中，也体现在专利强制许可、法定许可等制度中。故在专利权共有时，其权利行使规则应有别于物权共有的权利行使规则。这种区别在我国知识产权立法中已有体现。3.专利权共有的种类专利权共同共有，是指两个以上共有人对共有专利权或专利申请不分份额、平等地共同享有所有权。（1）专利权共同共有，是指两个以上共有人对共有专利权或专利申请不分份额、平等地共同享有所有权。（2）专利权按份共有一般根据合同产生，是指两个以上共有人按照他们在做出发明创造中的贡献或者按照预先确定的比例，对共有的专利权或专利申请享受权利、承担义务。

共同共有人可以以书面协议的方式约定专利权的收益分成。收益是可以按份说话的，但专利权是不能按份说话的。共同共有人还可以以书面协议约定，若发生纠纷，如何解决专利权的归属问题。

共同共有或按份共有的专利权能否出资根据《中华人民共和国专利法》第十四条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。    除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”前述规定是对共有的专利权在实施方面的限制与规定，若专利权的共有人对双方共有的权利如何行使作出过约定，则可依照约定行使，反之，即使共有方之间未对共有专利所涉及的专利共有人双方的权利义务、相关专利权的使用和利益分配等作出过书面约定或安排，共有权人亦有权单独实施该专利且无需向共有权人分配收益或支付费用。专利申请权的效力或者权能主要包括继续该申请的权利、放弃该申请的权利、转让该申请的权利、许可他人实施该申请要求保护的发明创造的权利。专利权的效力或者权能主要包括实施该专利的权利、许可他人实施该专利的权利、维持该专利权有效的权利、放弃该专利权的权利、转让该专利权的权利、将专利权赠与他人的权利等。1.约定优先原则根据《中华人民共和国专利法》第十四条规定，共有专利申请权和共有专利权的行使实行约定优先原则。所谓约定优先，是指共有人对共有专利申请权或者专利权的行使事先有约定的，依照其约定执行。对共有专利申请权或者专利权，共有人既可以约定类似于按份共有的方式行使其权利，也可以约定以类似于共同共有的方式行使权利。鉴于依《中华人民共和国专利法》产生权利共有的主要基础在于当事人共同出力，而出力难以确定份额，因此在当事人约定按份共有，但份额不明确的，应当仍然认定为共同共有，而不是依出资额来确定。当然，等额享有的结果与共同共有基本相同，即当事人享有平等权利，但区别在于：在等额享有的情况下，共有人可以转让自己的份额，其他共有人在同等条件下享有优先购买权；而在共同共有的情况下，必须经全体共有人同意，共有人的权利才可以转让。2.未约定时共有权利的行使《中华人民共和国专利法》第十四条规定，除本条第一款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。这表明，在没有约定的情况下，共同专利申请权或者专利权的行使应当采用共同共有规则。尽管《中华人民共和国专利法》第十四条第二款规定共有专利申请权或者专利权的行使在没有约定的情况下实行共同共有原则，但是为了落实《中华人民共和国专利法》第一条规定“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法”的立法宗旨，促进专利的实施应用，《中华人民共和国专利法》第十四条又规定了无约定时共同共有原则的两种例外情况：一是共有人之一可以单独实施，二是共有人之一可以普通许可的方式允许他人实施，均无需取得全体共有人的同意。综上，共有人之间可以通过约定，允许某一共有人用其出资；如果未约定，作为未约定时采用共同共有原则的例外，共有人之一可以单独实施，则也可以用其出资。但无约定时，为了保障各方利益并避免不必要的争议纠纷，保证出资的可靠性，最好均应当由全体共有人在有关文件上签字和盖章，并由全体共有人的代表或者共同委托的专利代理机构办理，并由全体共有人的代表或者共同委托的专利代理机构办理。因为无论共同共有或按份共有，共有人对共有的专利权共同享有占有、使用、收益和处分的权利，体现出共有人的意志。3.为保障专利共有权人出资的安全性，建议注意以下几个问题：（1）首先，尽量取得共有专利的全部权属，对应的实务操作方法包括签订技术转让合同或约定由拟出资对象企业享有该共有权利的独占实施权。（2）其次，应尽量与共有方约定共有专利的实施、许可实施、处分、维持及保护的具体安排。（3）再次，核查、确认共有专利是否为出资人的核心专利和技术，共有专利的权利限制是否会对出资人的出资产生重大不利影响。

（4）最后，对于共有专利是否存在纠纷或者潜在纠纷，出资人可取得各共有方相应的声明与承诺进行确认以消除风险。

电话咨询情况

为确认实际可操作性，本人致电本区行政服务审批大厅（工商部门），经咨询行政服务审批大厅工作人员，关于出资（知识产权、专利权可否出资，是否有限制等）方式问题，并未发现存在相关限制规定，但应注意登记流程问题，需要自己公司、企业在章程和本地企业开办相关平台网站做好备案，工商局办理业务窗口处不做单独登记。

总结综上可以看出，在投资并购项目中，合作方以专利权出资设立新公司是可行的。在专利出资方式的选择上，专利权人往往具有比较大的灵活度，公司则可能处于相对不利的地位。因此，在公司设立或者增资之前，为了使公司对无形资产的支配利益不会受到可能的损害，需要在制定公司章程、签订发起人协议或者增资协议时，预先明确使用权或者所有权的出资方式，并且做好后续的作价评估工作。对于出资的专利权人而言，如果专利权的使用价值已经能够满足出资的要求，就可以保留其所有权，以最大限度维护自身的利益，这时可以根据情况通过独占实施、排他实施或普通实施等许可方式来出资。如果公司希望拥有对专利技术的处分权，则只能要求专利权人以所有权出资。此时，公司务必和专利权人进行明确约定，并依法定程序完成专利所有权的转移和登记手续，从而拿到对专利的完整处分权。这样，公司作为新的专利权人，后续除了自己能够使用专利技术外，还可以根据公司运营状况，合理运营这一无形资产，为公司带来最大效益。在专利权出资过程中，我们除了要注意前述流程性问题，还要注意：1.如以所有权出资，应在协议中明确标注，仅约定使用许可，不能认定为所有权出资；2.约定以专利所有权出资，但专利权人不办理专利权转移手续的，有被认定为未出资的风险；3. 以专利使用权出资的，应完成合同约定的出资履行方式，达到使用权交付标准。需要注意的是，根据《公司法》第27条中的但书条款，即，“法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外”，在考虑专利出资方式时，还需要参照不同地域的相关法律和行政法规的规定。

殷国鑫

实习律师

yinguoxin@wincon.cn殷国鑫的主要业务领域为公司并购、公司治理、争议解决。曾多次参与公司并购、股权交易、商业投资，提供有关尽职调查、文件起草等服务，并为多家企业提供专业的常年法律合规支持。殷国鑫曾就职于某大型国有企业审计部门，具有较为丰富的行业经验和扎实的理论研究。