科创企业专题_如何认定以专利技术使用权出资的完成标准_

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在双创民营企业中，专利权作为一种最常用的专利技术出资形式，以大部份权出资容易认知，但专利大部份权是否可以用作出资？其评估结果形式、交货依照及出资不足的判定等难题又该怎样解决？项目组继续带来公司法经典之作事例导出，热烈欢迎关注。

01

此案概要

1、2012年4月，北京永光以永光瓷的Chhatarpur专利技术、私有技术、国家国家机密出资，与北京伟仁、北京槐林签定《赣州永光陶瓷器项目合作合同书》，共同向赣州永光陶瓷器非常有限公司注资。

2、北京永光有形资产出资的商业价值为1800多万元，占注册资本的30%，具体包括永光瓷坯釉私有鸡精(商业国家机密)、制泥的工艺技术技术、控股公司子公司控股公司的北京永光陶瓷器锻造非常有限公司大部份的‘永光瓷’注册注册商标的大部份权、李遊宇先生发明者的《低温富氧发明者专利》大部份权、控股公司子公司控股公司的北京陶瓷器会展中心非常有限公司大部份的外观专利的大部份权等。

3、翌年11月末，北京永光委派银证资产评估结果非常有限公司对拟用作出资的上述有形资产进行评估结果，当中私有技术大部份权(永光瓷锻造工艺技术操作过程的关键性技术)评估结果商业价值为1809多万元。

4、2013年1月末，多方股东签定合同书，特别提到为了保证最终目标公司的经营须要，北京永光与最终目标公司签定《垄断性注册商标采用许可证合约》、《垄断性发明者专利、外观专利许可证采用合约》，如有须要由多方相互配合乙方负责管理到国家注册工商总局、专利局顺利完成注册登记注册登记流程。

5、翌年7月末，公司通过会章及股东会决议案，对股东出资事项再次作出调整，当中北京永光的永光锻造工艺技术操作过程私有技术大部份权评估结果商业价值为1,809多万元，投资商业价值证实为1,800多万元。

6、先期多方股东因为出资难题产生争论，伟仁公司向高等法院控告要求北京永光履行股东出资义务，立刻向宜兴永光以货币形式缴交注资款1,800多万元及酬金等。

02

裁判员看法

北京市黄浦区人民高等法院经审理【案号：(2017)沪0101民初33885号】认为：本案焦点为北京永光是否按照合作合同书和合同书履行了合约义务。

1、北京永光提供的APEC元首夫人用瓷的网上资料、APEC元首夫人用瓷产品宣传册、产品宣传册、请柬和宜兴人民政府关于表彰宜兴陶瓷器股份非常有限公司等单位和宁钢等个人的决定、纪念品设计方案说明书、赣州出入境检验检疫局宜兴陶瓷器检验中心出具的检验报告可以证明宜兴永光已经采用上述私有技术生产出相关产品，并得到宜兴永光的证实。

2、北京永光提供的技术人员名单证明了其已经将私有技术授权给予专人掌握，而且已经生产出相关产品，并得到相关政府部门和宜兴永光的证实。

3、评估结果报告中载明评估结果范围为原合作协议中约定内容的第一部分的‘大部份权’，如‘注册商标使用权’、‘副牌注册商标大部份权’、‘发明者专利大部份权’‘外观专利大部份权’均未进入”,无法推导出伟仁公司所称技术出资是大部份权，应当用大部份权进行评估结果的主张。

4、北京永光提供的垄断性发明者专利、外观专利许可证采用合约、垄断性注册商标采用许可证合约证明了其按约与宜兴永光签定了相关合约。北京永光以其控股公司子公司子公司北京永光陶瓷器锻造非常有限公司和北京陶瓷器会展中心非常有限公司所拥有的注册商标权，发明者专利和外观专利出资符合双方合作协议和合同书的约定。

故一审高等法院未支持伟仁提起的诉讼请求，原告不服，继续提起上诉。北京市第二中级人民高等法院经二审审理【案号：(2018)沪02民终9872号】认为：本案焦点难题为在宜兴永光注资的操作过程中，上海永光是否履行了对应1,800多万元出资金额的有形资产出资义务。

1、根据案涉合作协议、合同书的约定，北京永光以有形资产出资的范围为相应的工艺技术技术、注册注册商标的大部份权、发明者专利及实用新型专利的大部份权等。故，处理本案争论的关键性在于怎样界定上述有形资产的交货标准。

2、因上述有形资产分属不同大部份人，北京永光提供相应文件材料证明(证明材料与清单作为协议附件)，并顺利完成符合有形资产出资要求的评估结果报告。另需签定《垄断性注册商标采用许可证合约》、《垄断性发明者专利、外观专利许可证采用合约》等。因此，对北京永光有形资产出资的交货标准已经涉案协议双方作出了约定。

3、结合宜兴公司已经生产出永光瓷产品，采用了案涉注册商标对外销售等事实，可以判定北京永光对案涉协议中约定的有形资产出资义务，已经按约履行完毕。

4、就陶瓷器生产私有技术而言，应指原料鸡精、烧制工艺技术等技术参数，对上述国家国家机密的交货采用显然具有其特殊性，不像专利、注册商标权等可以通过出具垄断性采用的书面授权形式加以顺利完成，协议对此仅约定为授权给予专人掌握。原审中北京永光已经就此申请宜兴永光员工到庭作证掌握了该项技术。

5、伟仁公司主张的北京永光应当以有形资产的大部份权出资，而非大部份权。该主张与双方协议约定的有形资产出资形式相悖，高等法院不予认可。

综上，二审高等法院认为一审判决判定事实清楚，适用法律正确，应予维持，遂作出了维持原判的判决。

03

律师导出

1、现行《公司法》第27条确定了“专利技术”可以作为非货币出资形式中的一种。据此，以专利大部份权向公司出资是毫无疑义的，而专利大部份权是否可以出资，规则尚不明确，各地在实际执行上存在一定差异，须要与属地注册登记机关进行具体的落实。2、目前网上可以查询到的支持专利大部份权出资的地方政策，比如北京市长宁区人民政府于2011年2月发布《关于支持区域经济创新驱动、转型发展试行意见》【文号：长府办〔2011〕16号】，其第十三条规定：“扩大专利技术出资范围，开展专利大部份权、域名权等新类型专利技术出资试点工作”。再如湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局和湖南省专利技术局曾于2014年12月联合发布《关于支持以专利大部份权出资注册登记注册公司的若干规定(试行)》【文号：湘科政字〔2014〕144号】。虽然已经到期失效，但从中也可以看到对专利大部份权出资的一些限制，包括专利许可证形式为境内独占许可证，即仅能允许最终目标公司采用；持续获取与最终目标公司业务发展相关专利的能力等。而且在出资主体上，明确界定了专利权人，其他主体不享有以其出资的权利。3、专利大部份权，即专利权人依照专利法的规定将专利权许可证他人采用，并收取一定采用费的行为。专利大部份权出资包括两种形式：一是专利权人将自己大部份的专利的大部份权许可证给公司作为出资，二是被许可证人将自己获得许可证的专利大部份权出资。当中第一种形式容易认知，第二种形式容易出现争论，本文事例中的当事人即采取了第二种转许可证采用的形式用于出资。4、专利大部份权包括独家、排他及普通许可证三种形式，根据公司法关于股东出资的基本原理，如果以大部份权出资，应当仅限于独家与排他许可证采用，不包含普通许可证。本文事例中的当事人即采取了垄断性许可证采用形式，以保证最终目标公司的权益不受损失。5、由于技术为有形资产，缺乏市场公允价格，而且以技术出资也很难通过拍卖来的形式确定商业价值，因此在其商业价值评估结果时极易发生争论。故，律师建议务必委派有资质的评估结果机构按照公平合理的原则确定技术的商业价值，以免日后产生出资不实的难题。另外，以专利权出资的须要办理转让注册登记，以专利许可证形式入资的则须要办理许可证注册登记。6、公司法解释（三）第十五条规定：“出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民高等法院不予支持。但是，当事人另有约定的除外”。因此，如果股东的出资流程不存在瑕疵，有形资产正常的商业价值贬损很难被判定为股东的出资责任，除非当事人在在协议中有其他约定。从市场角度来说，专利权商业价值发生变化在所难免，随时法定资本制向授权资本制的过渡，股东与公司之间通过协议对专利商业价值进行约束，可以在一定程度上有效解决商业价值减损风险，更能释放市场主体的活力。推荐阅读双创民营企业专题讲座 | 怎样判定非专利技术出资是否到位？双创民营企业专题讲座 | 股东协议对有形资产出资应怎样约定？股东出资专题讲座 | 技术入股有哪些注意事项？出资形式创新！人力资本商业价值可以作为公司的出资形式之一【干货】公司法裁判员规则—股东出资纠纷 | 麻律谈股权

关于作者

麻方亮律师

擅长领域：股权争论解决  股权并购 

                  股权激励   股权结构设计

麻方亮律师，山东德衡律师事务所合伙人、山东德衡（西海岸）律师事务所执行主任，兼任中国法学会法律文书学研究会会员、青岛市人才创新创业学院导师。麻方亮律师长期致力于股权争论解决、股权并购、股权激励及股权结构设计等领域的公司股权全产业链风险管理的法律事务，尤其专注于公司控制权争夺、股东出资纠纷、股权转让纠纷、对赌纠纷、公司并购及股权结构设计等法律实务，诉讼与非诉实务经验丰富。已经或正在服务的客户包括平安保险、太原重工、青岛国信集团、青岛港、青岛军民融合发展集团、青岛国际汽车口岸、青岛保税区自贸中心、山东昊华轮胎、青岛建通浩源集团、德国联合新能源等多家企事业单位。

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