中银原创_专利使用权出资_出资程序及出资责任

译者：刘骁   光大（北京）辩护律师房产公司

一、出资流程

（一）外部重大决策

若专利权人系企业法人的，故以专利权所有权对最终目标公司不予出资系对内股权投资，可能将须要依照《公司会章》的明确规定经股东会决议案；若专利权人系合资经营民营企业的，故以专利权所有权对最终目标公司不予出资系对内股权投资，可能将须要依照《非常有限合资经营协定》的明确规定经合资经营人决议案。

另，若专利权人以专利所有权对最终目标公司不予出资系先期注资犯罪行为，则最终目标公司需依照《公司法》Nenon第三款及《公司会章》的明确规定经股东会决议案。

（二）尽调展开调查

对拟用作出资的专利权所有权展开销售业务尽调展开调查、法律条文尽调展开调查和财务管理尽调展开调查。当中：法律条文尽调展开调查应参考专利权许可证的国际标准不予展开，最少应主要包括如下表所示两个各方面：

参考《广州市民营企业非专利权技术出资注册登记配套措施》：

(1)专利权土地权属：

A.专利权名称；

B.专利权权人（股权创业者与否系专利权权人；有没有专利权共计的情形）；

C.发明者/结构设计人；

D.专利权权余下时限。

(2)法律条文状况：与否有效率；与否存有中止（届满中止和届满前中止或合宪的情形。

(3)基本权利作者：提出申请却是出让。

(4)交费情形：有没有按期缴纳月票；未按期缴纳月票的，与否处在Caroni期、通告期、适应期等情形。

(5)许可证情形：有没有许可证发展史（合约履行职责情形）；当今社会有没有许可证；有没有今后许可证的允诺或精心安排。

(6)受让情形：有没有受让发展史（合约履行职责情形）；当今社会有没有受让；有没有今后受让的允诺或精心安排。

(7)基本权利负担：有没有设定质押的情形。

(8)基本权利限制：有没有被保全的情形。

(9)基本权利稳定性：对专利权权被宣告合宪的可能将性不予分析和判断。

(10)侵权可能将性：对侵权的可能将性不予分析和判断。

(11)优先权：若专利权（提出申请）要求优先权（本国优先权及外国优先权），需判断与否能真正要求到优先权，需检索优先权日和提出申请日之间的相关文献，以确定与否存有影响新颖性和/或创造性的对比文件。

(12)同族专利权：核查同族专利权在各个国家的授权情形，综合分析其实际应该授权的保护范围（最小范围），基于该最小范围展开谈判，有利于在谈判中形成合理的价格预期。

(13)审查文档：核查各专利权的审查过程，确定审查过程中对于专利权保护范围的修改过程；核实授权版本与原始提交版本（或公开版本）在范围上与否一致，授权版本与否存有超范围的风险。另，核查同族专利权中各个专利权的审查文档，对比同族专利权中各个专利权的授权范围，亦有助于判断专利权的稳定性。

(14)职务发明：核查该专利权与否系职务发明，若系职务发明，与否依法给予发明者/结构设计人以奖励和/或报酬，与否存有（潜在的）土地权属纠纷或奖励报酬纠纷。

(15)国际标准专利权：确认该专利权与否加入某个国际标准；若加入某个标准，其与否系国际标准必要专利权（SEP）；并关注国际标准的草案时间以及正式发布时间；核查国际标准专利权与否真正在国际标准组织中展开声明。

（三）资产评估

由股权创业者和/或其他股权创业者和/或最终目标公司委托资产评估公司依照《资产评估基本准则-无形资产》及《专利权资产评估指导意见》对拟用作出资的专利权所有权不予评估。鉴于《资产评估报告》的有效率期通常系1年，先期的许可证备案手续应于报告期内不予办结。

（四）合约结构设计

1、《出资协定》/《注资协定》：

原始出资的：以专利权所有权出资的股权创业者与其他股权创业者签署《出资协定》，对出资额度、出资方式、出资时限、违约职责等不予约定；特别地，鉴于以专利权所有权出资的股权创业者需与最终目标公司签署《专利权实施许可证合约》，以专利所有权出资的股权创业者的出资时限应妥善精心安排于最终目标公司设立后。

先期注资的：以专利权所有权出资的股权创业者与其他股权创业者签署《注资协定》，对出资额度、出资方式、出资时限、违约职责等不予约定。

2、《专利权实施许可证合约》：

最终目标公司设立后，以专利权所有权出资的股权创业者与最终目标公司签署《专利权实施许可证合约》。《专利权实施许可证合约》应以一般专利权许可证的国际标准为基础，但高于一般专利权许可证的国际标准不予精心安排相关条款。特别地，应对专利权实施中的侵权职责条款和不质疑条款不予妥善精心安排。

（五）法律条文谈判

以专利权所有权出资的股权创业者与最终目标公司就《专利权实施许可证合约》的相关条款展开法律条文谈判。

（六）合约签署

以专利权所有权出资的股权创业者与最终目标公司就经法律条文谈判后确定的《专利权实施许可证合约》不予签署。

（七）许可证备案

专利权权人依照《专利权实施许可证合约备案配套措施》的相关明确规定就专利权许可证事宜向国家知识产权局提出申请备案。

二、出资职责

（一）出资违约

《公司法》第二十八条第三款明确规定，“股东不按照前款明确规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约职责。”基于《公司法》第二十八条第三款的明确规定，对于原始出资，在最终目标公司设立过程中，专利权权人未按《出资协定》之约定不予出资的；对于先期注资，专利权权人未按《注资协定》之约定不予出资的，专利权权人将对最终目标公司承担足额缴纳的职责，并对其他股东承担违约职责。

（二）出资不实

1、法律条文依据

《公司法》第三十条明确规定，“非常有限职责公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司会章所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带职责。”

2、可能将情形

1) 流程问题

未依法办理许可证备案手续，可能将构成出资不实的情形。

2) 实体问题

专利权权人依《出资协定》或《注资协定》之约定以专利权所有权不予出资，但专利权权因专利权权人未依法缴纳专利权月票或声明放弃专利权权而于届满前中止的，以及专利权权被国家知识产权局专利权复审委员会作出的已经发生法律条文效力的合宪宣告请求审查决定宣告合宪的，因专利权所有权的存续时限短于《公司会章》记载的用以出资的时限，亦相应短于资产评估时的余下时限，导致实际价额低于公司会章所定价额，因而构成出资不实的情形。

3、职责承担

专利权权人对最终目标公司承担补足职责；其他股东对最终目标公司承担连带职责。

4、解决配套措施

专利权权因专利权权人未依法缴纳专利权月票或声明放弃专利权权而于届满前中止的，以及专利权权被国家知识产权局专利权复审委员会作出的已经发生法律条文效力的合宪宣告请求审查决定宣告合宪的，应经出资协定、公司会章允许专利权权人于专利权权届满前中止后或专利权权被宣告合宪后以货币财产和/或专利权权等非货币财产不予补足出资。

需特别说明的是，在专利权权于届满前中止的，因专利权权中止前，专利权权处在有效率的法律条文状况，对专利权权中止前专利权所有权的价值不予评估并允许专利权权人以货币财产和/或专利权权等非货币财产不予补足出资应无异议。在专利权权被宣告合宪的情形下，有观点认为，专利权权人应重新出资[1]。笔者认为，鉴于对专利权合宪（对专利权许可证合约）追溯力的限制，应对专利权权被宣告合宪前专利权所有权的价值不予评估并经出资协定、公司会章允许专利权权人以货币财产和/或专利权权等非货币财产不予补足出资。

另，以湖南为例，《关于支持以专利权所有权出资注册登记注册公司的若干明确规定》第六条明确规定，“以专利权所有权出资方可以用新的专利权权或专利权所有权作价用作公司资本维持”。该明确规定亦佐证了笔者的观点。

5、相关案例

笔者以海信科龙电器股份非常有限公司与武汉市万欣机械非常有限公司承揽合约纠纷上诉案[2]对专利权权人以专利权所有权出资可能将因流程瑕疵涉及的出资不实职责不予阐述如下表所示：

案情

2004年2月，被告海信科龙电器股份非常有限公司（以下简称“海信科龙公司”）通过股权受让及增加注册资本取得被告西安科龙制冷非常有限公司（以下简称“西安科龙公司”）60%的股权，成为控股股东，认缴新增注册资本人民币50,580,000元。注资协定约定技术、专利权等无形资产的所有权出资人民币43,150,000元，占注册资本比例的21.36%。经评估，两项专利权价值为人民币53,656,300元，评估报告自评估基准日起1年内有效率。经验资，专利权技术出资为人民币43,150,000元，海信科龙公司向工商部门作出书面允诺，允诺在2005年3月10日前补齐其专利权出资认可的相关资料，但其并未在上述时限内办理无形资产受让专利权部门审批手续。

2006年6月，原告武汉市万欣机械非常有限公司（以下简称“万欣公司”）承揽西安科龙公司加工销售业务。2006年8月22日至2007年4月期间，西安科龙公司欠定作款人民币1,190,632.40元。2007年6月，西安科龙公司停产，万欣公司尚有已生产的人民币600,000余元货物未能交付。

万欣公司起诉请求判令西安科龙公司支付所欠定作款人民币1,190,000余元，并承担延期付款违约金、赔偿损失人民币900,000余元；海信科龙公司在出资不实范围内对西安科龙公司的上述债务承担清偿职责。海信科龙公司认为其出资到位，与万欣公司没有债权债务关系，不应承担职责。

审判

海信科龙公司协定以专利权所有权出资入股，但专利权所有权只是专利权权的一部分，与《公司法（2005年修订）》第二十八条（《公司法（2013年修订）》第三十条）的明确规定不符。同时，涉诉两项专利权的评估价值是对专利权权价值的评估，从办理工商注册登记的资料显示，应认定海信科龙公司是以专利权权出资。本案被告海信科龙公司未在专利权行政主管部门办理专利权权受让的相关审批注册登记手续，故海信科龙公司对被告西安科龙公司的出资不实，属于滥用公司股东基本权利、公司企业法人独立地位和股东非常有限职责，逃避债务，严重损害公司债权人利益的犯罪行为，应在出资不实的范围内对西安科龙公司的债务承担连带清偿职责。

评析

(1) 关于出资标的：在该案中，对出资标的不予准确认定的意义在于，其关乎对海信科龙公司与否已履行职责出资义务的认定。笔者认为，一审法院认定海信科龙公司以专利权所有权出资违反《公司法（2005年修订）》第二十八条（《公司法（2013年修订）》第三十条）的明确规定，并认定海信科龙公司以专利权权出资系法律条文适用错误。

(2) 关于出资不实：在一审法院认定海信科龙公司系以专利权权出资的背景下，一审法院因海信科龙公司未举证证明其已依法办理专利权权转移手续而认定海信科龙公司未履行职责出资义务并判决其就海信科龙公司的债务在出资不实的范围内对万欣公司承担连带职责并无不当。但因海信科龙公司系以专利权所有权出资，因备案系专利权许可证合约的对抗要件而非生效要件（关于专利权许可证合约备案的对抗效力，笔者另撰撰文不予论述），即使海信科龙公司未举证证明其已办理许可证备案手续，因专利权许可证合约生效并由海信科龙公司及西安科龙公司实际履行职责且未发生专利权权于届满前中止或专利权权被宣告合宪的情形，海信科龙公司并不存有出资不实的情形，西安科龙公司的债权人万欣公司不能就西安科龙公司的债务向海信科龙公司主张承担连带职责。

(3) 关于许可证备案：虽然与否出资不实与与否具有对抗效力系两个层面上的法律条文问题，但鉴于完善出资流程、发挥许可证备案功能及扩展最终目标公司专利权权益边界等考虑，笔者建议专利权权人依照《专利权实施许可证合约备案配套措施》的相关明确规定对专利权许可证事宜不予备案。

【注释】：

[1] 隋彭生：《公司法（第四版）》，中国人民大学出版社2011年版，第42页

[2] 湖北省武汉市蔡甸区人民法院（2009）蔡民二初字第2号《民事判决书》

注：本文仅代表译者本人观点，不代表光大辩护律师房产公司观点。

往期精彩回顾

1、光大创作者 | 如何构建PPP合约体系

2、光大创作者 | 高校教师套取课题经费构成贪污罪吗？

3、光大创作者 | 地产项目法律条文尽调展开调查——土地篇

4、光大创作者 | 要美？却是要命？——一则自体脂肪移植美容手术导致死亡的悲剧

5、光大创作者 | 以实际争议标的额超出原诉讼请求为由，就超出的数额另行起诉的与否构成重复起诉？